要取得國外商標註冊,除了到各國一一提出申請外,其實還有一種目前臺灣實務上比較少用到的註冊方式──馬德里商標國際註冊。

 

馬德里商標國際註冊是指根據「馬德里協定」或「馬德里議定書」的規定,在馬德里聯盟成員國之間所進行的商標註冊。只要申請人挑選其中一個馬德里聯盟成員國提出該國商標申請,在取得商標申請案號或是商標註冊後,便可以此作為基礎案,透過當地商標主管機關向國際局(IB)提出馬德里國際註冊申請,同時在申請書中載明想要取得商標權的成員國,另應注意,以「申請中商標」做為基礎只能指定議定書成員國,不能指定協定成員國;以「已註冊商標」做為基礎可指定議定書成員國,亦可指定協定成員國。

 

這個制度的好處不外乎是申請程序簡便、不用單獨跑到各國申請,且費用也相對低廉。話雖如此,倘若真如想像般美好,那為什麼在實務上會甚少被運用呢?

 

最主要的原因有兩個:1.若遇爭議仍須尋求當地代理人協助;2.中心打擊原則。

 

在申請人向商標基礎案所在國家的商標主管機關提出馬德里國際註冊申請後,主管機關會將申請案遞交給國際局(IB)進行形式審查,審查完畢後國際局(IB)便會將申請案公開,並由各個被指定的成員國依照各國法律規範進行審查,審查通過後商標便可於該國受到保護;惟若審查後發現有不得註冊之事由或於商標公告期間遭他人提出異議時,申請人仍需自行於當地尋找合適的代理人進行後續救濟或爭訟程序。

 

此外,馬德里國際商標的有效性取決於基礎申請/註冊案的持續有效性,倘若基礎案遭撤銷,由該案作為基礎之馬德里國際商標所衍生的各國商標將會一併失效,此即為「中心打擊原則」(類似骨牌效應,一個倒,後面通通倒)。倘若指定國家為簽署馬德里議定書的成員國,商標所有權人得於商標被撤銷之日起三個月內,尋找當地代理人向所指定的議定書成員國商標主管機關提交一份申請,並按各國規範繳納官方規費,即可將商標國際註冊轉換為國家註冊。另應注意,在大部分國家進行轉換時,各國審查官會針對該商標內容重新進行形式&實體審查。

 

由於上述原因,實務上會以馬德里國際註冊的方式來取得各國商標註冊的情況實屬少數,我們通常也不會建議大家採用此制度進行註冊,雖說初期看似節省不少費用、程序,但後續的隱憂其實更多,且若基礎案出現問題,各指定國的商標也是非~常~危~險~~~

 

建議大家在評估是否要以馬德里國際註冊來取得各國商標權利時,應將未來可能發生的隱含成本一併列入考量,再三衡酌各制度利弊,找出最適合自己的註冊模式,方為上上策!

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